상표 출원은 일정 기간의 심사를 거쳐 등록 여부가 결정된다. 심사 과정에서 상표법상 거절 사유가 발견될 경우 특허청 심사관은 ‘의견제출통지서’를 발송해 출원인에게 의견 제출이나 보정을 통해 설명할 기회를 제공한다. 이는 상표 등록이 최종적으로 거절된 것이 아니라 심사 과정에서 문제점을 보완할 수 있는 절차다.
상표 출원 심사에서 가장 자주 등장하는 거절 사유는 선등록 상표와의 유사성이다. 이미 등록되어 있거나 먼저 출원된 상표와 동일하거나 유사한 경우에는 소비자가 상품의 출처를 혼동할 가능성이 있기 때문에 상표법에 따라 등록이 거절될 수 있다.
또 다른 주요 거절 사유는 식별력 부족이다. 상품의 품질이나 특징을 단순히 설명하는 표현이나 업계에서 일반적으로 사용되는 표현은 특정 사업자의 상표로 독점하기 어렵다. 예를 들어 ‘프리미엄’, ‘정통’, ‘맛있는’과 같은 표현만으로 이루어진 상표는 식별력이 부족하다는 이유로 등록이 제한될 수 있다.
보통명칭이나 관용표장 역시 등록이 어려운 유형이다. 특정 상품 자체를 지칭하는 일반적인 명칭이나 업계에서 널리 사용되는 표현은 상표로서의 독점적 권리를 인정받기 어렵기 때문이다. 이처럼 상표 심사의 핵심 기준은 단순한 명칭의 독창성이 아니라 해당 표장이 상품의 출처를 구별할 수 있는지 여부에 있다.
심사 과정에서 이러한 거절 사유가 발견되면 특허청 심사관은 출원인에게 의견제출통지서를 발송한다. 통지서에는 적용된 상표법 조항, 거절 사유에 대한 구체적인 설명, 유사하다고 판단된 선등록 상표, 출원인이 대응할 수 있는 기간 등이 포함된다.
출원인은 통지서를 받은 뒤 정해진 기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출해 심사관의 판단에 대응할 수 있다. 따라서 의견제출통지서는 상표 등록이 불가능하다는 의미가 아니라 심사 결과가 확정되지 않은 단계로 볼 수 있다.
첫 번째 대응 방법은 의견서 제출이다. 의견서는 심사관의 거절 판단이 타당하지 않다는 점을 설명하는 문서로, 선등록 상표와 외관·호칭·관념이 다르다는 점이나 실제 거래 상황에서 혼동 가능성이 낮다는 점 등을 근거로 제시할 수 있다. 또한 해당 상표가 충분한 식별력을 갖고 있다는 점을 논리적으로 설명하는 방식도 활용된다.
두 번째 대응 방법은 보정이다. 보정은 출원 내용을 일부 수정해 거절 사유를 해소하는 절차로, 지정상품 범위를 축소하거나 설명적 표현을 정리하는 방식 등이 활용될 수 있다. 다만 보정은 출원 상표의 동일성을 해치지 않는 범위에서만 허용된다.
의견서나 보정서를 제출한 이후에는 심사관이 이를 다시 검토한다. 거절 사유가 해소되었다고 판단될 경우 상표는 등록결정 절차로 진행되며, 여전히 문제가 있다고 판단되면 거절결정이 내려질 수 있다.
이 경우 출원인은 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구해 다시 판단을 받을 수 있다.
상표 출원 과정에서 의견제출통지서를 받는 것은 비교적 흔한 절차다. 중요한 것은 통지를 받았다는 사실보다 어떤 전략으로 대응하느냐에 있다. 전문가들은 출원 단계에서 선행 상표 검색, 식별력 있는 명칭 설계, 지정상품 범위 검토 등을 충분히 진행하면 거절 가능성을 상당 부분 줄일 수 있다고 설명한다.
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- 칼럼니스트 특허법인 서한 변리사 김동운
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- 학력
- 고려대학교 기계공학과
- 경력
- 특허청 특허심판원 국선대리인
- 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 지원반
- 발명진흥회 특허기술평가 전문위원
- 발명진흥회 지식재산 가치평가 품질관리 외부전문가
- 중소기업중앙회 경영지원단
- (사)서울경제인협회 지식재산 자문위원
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